Marcas e Patentes
Licenciamento e Franquias
O licenciamento de marcas e a estruturação de franquias são estratégias de expansão de negócio que permitem à empresa titular autorizar terceiros a explorar sua marca, tecnologia ou modelo de negócio mediante contrapartida financeira, sem abrir mão da titularidade dos ativos de propriedade intelectual. Uma estrutura contratual mal redigida, porém, pode gerar disputas sobre o uso da marca, perda de padrão de qualidade e até risco de vínculo empregatício ou societário indevido. O Lopes & Nono Advogados estrutura contratos de cessão, licenciamento de uso de marca e circulares de oferta de franquia com segurança jurídica para ambas as partes.
1. Licenciamento de marca: o que é e como funciona
O licenciamento de uso de marca é regido pelo art. 139 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996), que permite ao titular autorizar terceiros a usar sua marca, mantendo o controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços correspondentes. Para produzir efeitos perante terceiros, o contrato de licença deve ser registrado no INPI (art. 140, LPI), o que também é relevante para fins de dedutibilidade fiscal dos royalties pagos.
É importante distinguir o licenciamento de marca (uso do sinal distintivo) da cessão de marca (transferência da própria titularidade, prevista no art. 134 da LPI), pois os efeitos jurídicos e fiscais de cada instituto são distintos.
2. Franquia: regime legal específico
As relações de franquia empresarial no Brasil são disciplinadas pela Lei de Franquias (Lei 13.966/2019), que substituiu a antiga Lei 8.955/1994. Essa lei exige que o franqueador entregue ao candidato a franqueado a Circular de Oferta de Franquia (COF) com, no mínimo, 10 dias de antecedência à assinatura do contrato ou pré-contrato, contendo informações obrigatórias como:
Histórico resumido, descrição e endereço do franqueador;
Balanços e demonstrações financeiras dos dois últimos exercícios;
Pendências judiciais que possam afetar a franquia;
Descrição detalhada da marca e demais direitos de propriedade intelectual objeto do contrato, incluindo seu status de registro no INPI;
Valores de taxa de filiação, royalties e demais contribuições periódicas;
Território, exclusividade e condições de renovação, transferência e rescisão do contrato.
A entrega da COF fora do prazo ou com informações falsas ou omissas permite ao franqueado arguir anulabilidade do contrato e exigir devolução de valores pagos, com correção monetária e perdas e danos (art. 7º, Lei 13.966/2019).
3. Cláusulas essenciais nos contratos
Contratos de licenciamento e franquia bem estruturados devem prever, entre outros pontos: escopo exato do uso da marca e do território concedido; padrões de qualidade e fiscalização pelo licenciante/franqueador; prazo de vigência e condições de renovação; regras claras de rescisão e suas consequências, incluindo a obrigação de cessar imediatamente o uso da marca; cláusulas de não concorrência e confidencialidade; e o registro do contrato de licença perante o INPI quando aplicável.
4. Quando estruturar esses contratos
A estruturação formal é indispensável sempre que a empresa decidir expandir por meio de terceiros — franqueados, licenciados, representantes ou parceiros comerciais — e não apenas por unidades próprias. Também é essencial revisar contratos já existentes quando houver mudanças na marca, no modelo de negócio ou na legislação aplicável, para manter a conformidade e reduzir riscos de litígio.
5. Como o escritório apoia sua empresa
Elaboramos e revisamos contratos de licenciamento de marca, cessão de direitos e circulares de oferta de franquia em conformidade com a Lei 13.966/2019 e a LPI, cuidamos do registro dos contratos no INPI e assessoramos em negociações e eventuais disputas entre franqueadores e franqueados ou entre licenciantes e licenciados.
Uma Circular de Oferta de Franquia incompleta ou entregue fora do prazo pode dar ao franqueado o direito de desfazer o contrato e reaver tudo o que pagou, mesmo depois de meses de operação.
Atenção
O contrato de licenciamento de uso de marca só produz efeitos perante terceiros após seu registro no INPI. Sem esse registro, os royalties pagos podem não ser dedutíveis para fins fiscais e o licenciado pode ter dificuldade em comprovar seu direito de uso em caso de disputa.